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關于美國專利法101駁回條款的答復策略

返回列表 來源：盛陽專利發(fā)布日期：2018-11-28 10:01:00

近年來，隨著我國申請人提交美國專利申請越來越多，在所申請主題的可專利性方面，收到了很多與美國專利法101駁回條款有關的內(nèi)容。即使有很多專利申請并不屬于純粹算法或自然規(guī)律，仍然會遭到可專利性的質(zhì)疑。面對相關問題，申請人應如何應對？

關于美國專利法101駁回條款的答復策略

準確理解101條款的判斷流程
根據(jù)美國專利審查程序手冊（MPEP，下稱《手冊》）規(guī)定，權利要求是否符合美國專利法101條款的判斷流程主要有三個步驟：
第1步：判斷該權利要求是否屬于專利保護的類別，如方法、機器、制造品、組合物等。如果不是，則直接得出該權利要求不符合美國專利法第101條（35 USC 101）要求；如果是，則執(zhí)行下一步判斷。
第2步：判斷該權利要求是否涉及司法例外（judicial exception），包括自然規(guī)律、自然現(xiàn)象以及抽象概念。如果不是，則得出該權利要求符合35 USC 101要求；如果是，則執(zhí)行下一步判斷。
第3步：判斷該權利要求是否包括顯著多于司法例外的技術特征。如果是，則得出該權利要求符合35 USC 101要求。如果不是，則得出該權利要求不符合35 USC 101要求。
從上述判斷流程來看，權利要求不符合美國專利法101條款，可能有兩種情況：一種是根據(jù)判斷步驟1所得出該權利要求不屬于專利法保護的四個類別；另一種是，根據(jù)步驟3所得出的該權利要求不包括顯著多于司法例外的技術特征。
不屬于專利保護類別的答復策略
事實上，《手冊》中給出了權利要求不屬于專利保護類別的參考。例如：一些不具有物理或有形的形式產(chǎn)品，包括信息或計算機程序本身；易失性的信號傳輸，包括電磁信號或載波；一些被禁止申請專利的客體，如涉及人類本身的內(nèi)容等。
對于權利要求不屬于專利保護類別的情況，申請人比較容易克服。例如，對于權利要求保護一種存儲介質(zhì)，審查員可能會指出，從說明書的描述來看，該存儲介質(zhì)可能包括了易失性的存儲介質(zhì)，而易失性的存儲介質(zhì)可以被認為是電磁信號本身，因此，沒有落入美國專利法保護的類別。申請人在答復時，可通過將存儲介質(zhì)限定為非易失性存儲介質(zhì)來克服。

關于美國專利法101駁回條款的答復策略

司法例外相關問題的答復策略
申請人應該清楚什么樣的權利要求可能會被審查員判斷為涉及自然規(guī)律、自然現(xiàn)象和抽象概念。從《手冊》給出的參考看，自然規(guī)律和自然現(xiàn)象，不僅包括自然發(fā)生的原理和物質(zhì)，還有與自然物比沒有顯著區(qū)別特征的物質(zhì)。而抽象概念，除了包括如基本經(jīng)濟行為、組織人類活動的某些方法、想法外，還有數(shù)學關系或公式等。
針對上述情況，建議：申請人在答復審查意見時，可對照檢查一下，權利要求是否確實涉及自然規(guī)律、自然現(xiàn)象和抽象概念。如果相關權利要求既不是自然規(guī)律或自然現(xiàn)象，也不屬于抽象概念，申請人則可以陳述權利要求的技術方案并不涉及司法例外。因此，該權利要求符合專利法101條款的要求。
不過，在大多數(shù)情況下，審查員可能會根據(jù)上述步驟3進行判斷：權利要求中除了包括抽象概念外，還包括例如計算機等非抽象的技術特征。據(jù)此，審查員認為計算機僅僅是執(zhí)行傳統(tǒng)的通用計算機功能，并沒有包含“顯著（significantly more）”多于抽象概念的技術特征。因此，該權利要求在整體上被認為是抽象概念。
對此，申請人從以下幾點應對。
首先，申請人需要清楚什么樣的技術特征屬于“顯著”?！妒謨浴分薪o出了具有“顯著”技術特征的參考。例如：改善另一種技術或技術領域；改善計算機本身的功能；使用特定的機器來應用自然規(guī)律，自然現(xiàn)象或抽象概念；變換某一特定物品至不同的狀態(tài)或物品；添加一個在該技術領域不屬于眾所周知也不屬于常規(guī)的具體特征，或者添加一些非常規(guī)步驟以限制該權利要求為某一特定應用。
其次，為了有針對性地答復，申請人有必要了解《手冊》中的相關規(guī)定，如審查員在判斷發(fā)明是否是“對計算機的功能或其它技術或技術領域的改善”所遵循的一些要求：第一，如果一個發(fā)明聲稱是對計算機的功能或其它技術或技術領域的改善，則應該在說明中提供技術解釋關于該發(fā)明是如何對現(xiàn)有技術進行改善的，審查員通常會借助于說明書中的這種技術解釋來確定該發(fā)明是否是涉及對計算機的功能或其它技術或技術領域的改善。第二，審查員根據(jù)說明書的記載，在確定該發(fā)明是否是涉及對現(xiàn)有技術改善后，一般會審核權利要求本身是否反映了這種技術改善。在此過程中，審查員將權利要求作為一個整體來看待是非常關鍵的一點。第三，審查員在判斷一個權利要求的技術方案是否涉及對現(xiàn)有技術改善問題時，其中重要的考慮是，基于該權利要求的技術方案涵蓋了解決技術問題的技術方案，以及獲得了一個期望的技術效果，而不是僅僅是“聲稱”的技術方案或效果。
針對上述的審查邏輯，申請人在答復時，可結(jié)合說明書中的記載陳述本案對相關技術領域的改善，例如解決了什么樣的現(xiàn)有技術問題，采用的技術手段以及取得的技術效果。緊接著，指出權利要求中哪些步驟或操作反映了該技術手段。然后，再將權利要求作為一個整體，推導出通過這些步驟或操作如何實現(xiàn)對相關技術領域的改善，從而得出該權利要求實際上是包括有顯著多于抽象概念的技術特征的。因此，該權利要求符合美國專利法101條款.
綜上所述，申請人如果能夠針對美國專利法101駁回條款的不同情況，進行相應的修改或答復，做到有的放矢，那么克服該101駁回條款的概率將大大增加。

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