關(guān)于專利文件的主動(dòng)修改，專利法第三十三條對(duì)修改的內(nèi)容與范圍作出了規(guī)定。專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第一款對(duì)主動(dòng)修改的時(shí)機(jī)作出了規(guī)定，專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第三款對(duì)答復(fù)審查意見(jiàn)通知書時(shí)的修改方式作出了規(guī)定。
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盛陽(yáng)淺談：關(guān)于專利文件的主動(dòng)修改
1. 修改時(shí)機(jī)：
《專利法實(shí)施細(xì)則》 第五十一條：
51.1 發(fā)明專利申請(qǐng)人在提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求時(shí)以及在收到國(guó)務(wù)院專利行政部門發(fā)出的發(fā)明專利申請(qǐng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書之日起的 3個(gè)月內(nèi)，可以對(duì)發(fā)明專利申請(qǐng)主動(dòng)提出修改。
51.2實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)人自申請(qǐng)日起2個(gè)月內(nèi)，可以對(duì)實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)主動(dòng)提出修改。
51.3申請(qǐng)人在收到國(guó)務(wù)院專利行政部門發(fā)出的審查意見(jiàn)通知書后對(duì)專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改的，應(yīng)當(dāng)針對(duì)通知書指出的缺陷進(jìn)行修改。
51.4國(guó)務(wù)院專利行政部門可以自行修改專利申請(qǐng)文件中文字和符號(hào)的明顯錯(cuò)誤。國(guó)務(wù)院專利行政部門自行修改的，應(yīng)當(dāng)通知申請(qǐng)人。
也即是說(shuō)，申請(qǐng)人僅在下述兩種情形下可對(duì)其發(fā)明專利申請(qǐng)文件進(jìn)行：
1）在提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求時(shí)；
2）在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請(qǐng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書之日起的三個(gè)月內(nèi)。
根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》 第五十一第3款，可以確定：在答復(fù)專利局發(fā)出的審查意見(jiàn)通知書時(shí)，不得再進(jìn)行主動(dòng)修改，只能針對(duì)通知書指出的缺陷進(jìn)行修改。
需要注意的是，
1）針對(duì)發(fā)明專利，在初步審查程序中，申請(qǐng)人根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條的規(guī)定提出了主動(dòng)修改文本的，審查員除對(duì)補(bǔ)正書進(jìn)行形式審查外，僅需對(duì)主動(dòng)修改的提出時(shí)機(jī)是否符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條的規(guī)定進(jìn)行核實(shí)。符合規(guī)定的，作出合格的處理意見(jiàn)后存檔；不符合規(guī)定的，作出供實(shí)審參考的處理意見(jiàn)后存檔。對(duì)主動(dòng)修改文本的內(nèi)容不進(jìn)行審查， 留待實(shí)質(zhì)審查時(shí)處理。
2）申請(qǐng)人在提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求時(shí)，或者在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請(qǐng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書之日起的三個(gè)月內(nèi)，對(duì)發(fā)明專利申請(qǐng)進(jìn)行了主動(dòng)修改的，無(wú)論修改的內(nèi)容是否超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍，均應(yīng)當(dāng)以申請(qǐng)人提交的經(jīng)過(guò)該主動(dòng)修改的申請(qǐng)文件作為審查文本。
申請(qǐng)人在上述規(guī)定期間內(nèi)多次對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行了主動(dòng)修改的，應(yīng)當(dāng)以最后一次提交的申請(qǐng)文件為審查文本。申請(qǐng)人在上述規(guī)定以外的時(shí)間對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行的主動(dòng)修改，一般不予接受，其提交的經(jīng)修改的申請(qǐng)文件，不應(yīng)作為審查文本。審查員應(yīng)當(dāng)在審查意見(jiàn)通知書中告知此修改文本不作為審查文本的理由，并以之前的能夠接受的文本作為審查文本。如果申請(qǐng)人進(jìn)行的修改不符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第一款的規(guī)定，但審查員在閱讀該經(jīng)修改的文件后認(rèn)為其消除了原申請(qǐng)文件存在的應(yīng)當(dāng)消除的缺陷，又符合專利法第三十三條的規(guī)定，且在該修改文本的基礎(chǔ)上進(jìn)行審查將有利于節(jié)約審查程序，則可以接受該經(jīng)修改的申請(qǐng)文件作為審查文本。
2. 修改范圍：
《專利法》第三十三條 申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。
這里的修改指的是針對(duì)申請(qǐng)文件實(shí)質(zhì)內(nèi)容的修改，而非注錄事項(xiàng)等非實(shí)質(zhì)內(nèi)容的修改。根據(jù)專利法、專利法實(shí)施細(xì)則、審查指南中的規(guī)定，針對(duì)主動(dòng)修改唯一的要求即是遵守《專利法》第33條，也就是說(shuō)這種主動(dòng)修改的自由度比較大，即只要在原始申請(qǐng)文件中有記載，就可以對(duì)權(quán)利要求的范圍進(jìn)行擴(kuò)大、縮小和變更等方式的修改。也就是說(shuō)，在此階段，權(quán)利要求書可以根據(jù)說(shuō)明書公開(kāi)的內(nèi)容而重新撰寫。
但是，審查員對(duì)申請(qǐng)人提交的修改文件進(jìn)行審查時(shí)，也要嚴(yán)格遵守專利法第三十三條的規(guī)定。原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍包括原說(shuō)明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說(shuō)明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容，以及說(shuō)明書附圖能直接地、毫無(wú)疑義地確定的內(nèi)容。申請(qǐng)人在申請(qǐng)日提交的原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍，是審查上述修改是否符合專利法第三十三條規(guī)定的依據(jù)，申請(qǐng)人向?qū)＠痔峤坏纳暾?qǐng)文件的外文文本和優(yōu)先權(quán)文件的內(nèi)容，不能作為判斷申請(qǐng)文件的修改是否符合專利法第三十三條規(guī)定的依據(jù)。但進(jìn)入國(guó)家階段的國(guó)際申請(qǐng)的原始提交的外文文本除外，如果修改的內(nèi)容與范圍不符合專利法第三十三條的規(guī)定，則這樣的修改不能被允許。
誤解1：修改后的技術(shù)方案能得到說(shuō)明書支持就不超范圍。
如前述“金屬－金、銀、銅”的例子，由于審查支持問(wèn)題和超范圍問(wèn)題所依據(jù)的范圍不同，從而導(dǎo)致保護(hù)范圍相同的權(quán)利要求會(huì)因第一次是出現(xiàn)在原始申請(qǐng)文本或修改文本中而具有完全不同的命運(yùn)：授權(quán)或駁回。
誤解2：權(quán)利要求“修改不超范圍”就是不擴(kuò)大原權(quán)利要求保護(hù)范圍，縮小保護(hù)范圍不會(huì)產(chǎn)生“修改超范圍”。
權(quán)利要求“修改不超范圍”的本質(zhì)含義是未納入新的技術(shù)內(nèi)容，而不是權(quán)利范圍大小問(wèn)題。因此，曾經(jīng)也有人研究認(rèn)為，專利法采用的“超范圍”一詞本身就不準(zhǔn)確，容易導(dǎo)致公眾誤解，應(yīng)當(dāng)修改此法條的表達(dá)方式。相比而言，美國(guó)專利法第132條規(guī)定：“修改不應(yīng)在發(fā)明的公開(kāi)中引入新的內(nèi)容”，其所采用的“不引入新的內(nèi)容”更易理解、更加科學(xué)。對(duì)此，我們期待在未來(lái)修法時(shí)進(jìn)行完善。
誤解3：只要添加至權(quán)利要求中的技術(shù)特征是原說(shuō)明書記載的，就不超范圍。
修改是否超范圍是指修改后的技術(shù)方案作為一個(gè)整體是否有記載，而不是僅看局部修改或增加的特征本身。例如，即使單個(gè)特征本身有文字記載，但與其它特征的組合形成了一個(gè)未曾記載過(guò)的技術(shù)方案，則有可能是“超范圍的”。
誤解4：在原權(quán)利要求保護(hù)范圍內(nèi)進(jìn)行中位概括是不超范圍的。
在實(shí)踐中，概括性的修改內(nèi)容確實(shí)存在較大的超范圍風(fēng)險(xiǎn)，但也不是絕對(duì)的，要視說(shuō)明書記載的具體技術(shù)方案中不同技術(shù)特征之間的關(guān)聯(lián)程度。
例子：原始權(quán)利要求1：一種Y，其包括 A、B和C。說(shuō)明書記載的實(shí)施例包括A 、B、C、D、 E 。經(jīng)過(guò)中位概括，修改后的權(quán)1：一種Y，其包括A 、 B、C和D。如果從說(shuō)明書看 D 和E緊密聯(lián)系（協(xié)同關(guān)系），則上述修改后的權(quán)1傾向于被認(rèn)為超范圍。反之，如果從說(shuō)明書看 D 和E不是緊密聯(lián)系，則上述修改后的權(quán)1傾向于被認(rèn)為不超范圍。
*參照：從專利法33條和26條4款的差異解讀“修改超范圍”
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